律法倫谈_以知识产权使用权出资的法律风险及其防范

目前，我省北欧国家修法微观对专利技术采用权出资已有明文明确规定，学术界也存有不同观点。但是，在法律条文公法中，以专利技术采用权出资成立公司，特别是外贸民营企业以专利技术采用权出资与美方投资者成立民营企业法人民营企业的情形早已比比皆是。责任编辑意在从专利技术采用权出资的私法依据出发，对专利技术采用权出资可能面临的法律条文信用风险及信用风险严防措施等问题展开概要探究。

一、 专利技术采用权的可出资性

1. 修法规范考察

专利技术采用权出资是指专利技术的采用权人或采用权人（“权利人”）将其拥有的专利技术的采用权重新分配给被投资的公司（“受斯维恰河”）做为注册资本，由受斯维恰河依照其与权利人之间签定的协议在个别情况下或某一覆盖范围内独享该专利技术的采用权。

对知识产权的采用权柄否做为出资，学术界一直存有争论。虽然我省的《公司法》、《合资经营公司法》以及涉及中国投资的乡镇公司法均明确规定股东能用专利技术等非汇率金融资产总金额出资，但对用作出资的专利技术是否仅指采用权，均未予以明确。

公司法第27条对可用作出资的专利技术等非汇率金融资产的要求作出了规范性明确规定，即需满足用户三个前提：（1）能评估结果总金额，和（2）能司法机关受让。笔者认为，专利技术许可证采用权满足用户上述三个前提。

首先，专利技术许可证采用权是一种具备估值合理的私有财产，能评估结果总金额。对专利、注册商标、著作权、私有技术等各类专利技术，能依照采用权的种类、覆盖范围和期限等因素展开评估结果。中国金融资产评估结果协会下发的《专利金融资产评估结果辅导意见建议》【中评协〔2017〕49号】、《注册商标金融资产评估结果辅导意见建议》【Voiceroid协〔2017〕51号】也均明文明确规定，金融资产评估结果业务的评估结果对象包括采用权和采用权。

其次，专利技术许可证采用权具备自主性，能司法机关受让。采用权具备占有、采用、行政处分、收益五项权柄，采用权是其中之一。专利技术采用权受让的法律条文表达方式为采用许可证，即多方通过签订采用许可证合同实现采用权的司法机关转移。

2.各地实践操作

在北欧国家法律条文已有明文明确规定的情况下，地方政策已经有所做为，逐步形成了专利技术采用权的可出资性。例如，市工商局于2011年出台的《关于全力支持民营企业创新驱动力、结构调整发展的纲要建议》明确规定，“扩大专利技术出资覆盖范围，开展专利采用权、搜索引擎权等新类型专利技术出资试点工作。”长沙市科学技术厅、省工商局、省专利技术局2014年出台的《关于支持以专利采用权出资登记注册公司的若干明确规定（试行）》明确规定，“在登记注册公司时允许专利权人用专利采用权总金额出资，入股比例不受限制，促进财产性权利转化为资本。专利许可证方式为在中国境内独占许可证。”

虽然上述地方性政策文件不具备法律条文效力，但在一定区域覆盖范围使得专利采用权出资有了明确依据，为制度设计提供了可参考的范例。

3.司法公法考察

在法律条文公法中，以专利技术采用权出资的案例早已比比皆是，例如，2011年在中小板上市的罗普斯金铝业有限公司，其股东就是以专利采用权评估结果总金额160万美元对公司展开了增资，该增资获得了商务部门的批准且至今未卷入任何纠纷。

此外，法院在处理相关纠纷时，也已经对专利技术采用权出资的形式予以了确认，相关案例不胜枚举。例如，山西省高级人民法院在就高原、王学娃与山西省清徐县新世代散热器有限公司专利权实施权侵权纠纷案中指出，“高原以专利技术出资属于专利权独占许可证出资”；再如，美国环球科技开发股份有限公司诉北京橡果经贸有限公司、北京华实实业总公司确认协议无效纠纷案中，北京市第一中级人民法院最终认定，合资一方以技术配方、专利许可证采用权等出资成立公司的行为有效。

二、 专利技术采用权出资的法律条文信用风险

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1.  专利技术不稳定性

专利技术采用权以专利技术有效为前提，如果专利技术本身因各种原因失去效力，采用权也将不复存有。例如，对以专利采用权出资的，如果专利权因专利权人未司法机关缴纳专利年费或声明放弃专利权而于期满前终止的，或被北欧国家专利技术局专利复审委员会宣告无效，专利采用权的存续期限将短于出资期限及金融资产评估结果确定的期限，可能出现出资不实的情形。其次，如果用作出资的技术被第三人提出权利要求或已获得专利授权的技术，有可能被撤销或无效，从而导致该出资无效。

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专利技术权属瑕疵

出斯维恰河以专利技术采用权出资，其必须是拟出资专利技术的所有人或采用权人。在我省现行实施许可证合同的规则下，对专利技术所有人身份的查验相对简单。但是，在出斯维恰河也是被许可证人（采用权人）的情况下，查验相对困难，且其权利的从属性也会大大提高交易信用风险。

对采用权人出资的，权属信用风险包括三个方面：其一，出斯维恰河可能并非专利技术经合法授权的采用权人，根本无权将其用作出资；其二，出斯维恰河也可能确实通过许可证协议获得了合法采用权，但是许可证协议对采用权的采用期限、地域及许可证类型展开了严格限制，被许可证人无权展开分许可证，也就无权将其用作出资。因此，出斯维恰河具备分许可证的权利是其展开出资的前提，如果该前提没有经过准确查验，受资公司可能出现侵权信用风险。

其次，在专利技术有效性出现问题时，由于出资协议仅能约束出资多方，并不能约束专利权人，受资公司无法直接追究专利权人的责任，增大了维权的困难。

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价值评估结果不估值合理

专利技术采用权究竟价值几何，是将其用作出资所必须确认的前提，专利技术评估结果就是确定知识产权价值的过程。由于我省目前尚未完整建立专利技术评估结果制度,缺乏明确的审查标准和审查程序,不同的评估结果机构运用不同的评估结果方法，专利技术的评估结果价值可能产生较大差别。加之专利技术采用权评估结果的技术性、专业性很强，影响专利技术采用权价值的因素众多，评估结果难度较大。

此外，在外国投资者用专利技术采用权出资成立民营企业法人民营企业的情形下，依照民营企业法人公司法的明确规定，双方能经协商确定而不经过验资机构的评估结果总金额。但是，美方投资者省略评估结果环节应建立在对外国投资者及其专利技术采用权充分了解、理智分析的基础之上，如果因急于获得外国投资者的专利技术或谈判中的弱势地位，而接受凭空估价的苛刻前提，则可能造成美方金融资产流失，也为民营企业日后经营发展埋下隐患。

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许可证方式多样性

依照我省法律条文明确规定，专利权人能选择独占许可证、排他许可证、普通许可证的方式授予采用权。不同的许可证方式，所对应的专利技术采用权价值有很大区别，多方股东所获得的权利义务也有天壤之别。如果双方对许可证方式约定不明，将会为公司后续生产经营埋下巨大隐患。

对普通许可证而言，专利技术采用权的价值虽然在出资时已经经过评估结果，但是该价值会随着后续被许可证人的增多而下降，不仅会导致专利技术出资价值的不稳定，也会使得受资公司逐渐丧失技术领先优势。

对排他许可证而言，虽然采用权人不能再授权他人采用其专利技术，但是出斯维恰河本人仍然能继续实施，可能会导致公司股东、董事与受资公司之间出现竞业禁止、同业竞争的情形。

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交付方式不明确

专利技术采用权的交付涉及法律条文交付和事实交付三个方面。如果双方对采用权的交付没有具体约定，可能导致受资公司的目的无法实现。

法律条文交付，指完成公司法明确规定的“司法机关受让”的财产权转移手续，由专利技术出斯维恰河与其他股东及公司之间签定出资协议、专利技术采用许可证协议，即完成法律条文交付。事实交付，是指出资者完成法律条文交付后，对专利技术的技术方案等展开实际交付的行为。对某些专业性、技术性强的技术或专利，被许可证人在仅获得相关技术材料的情况下，并不能直接将其投入采用。权利人应提供相关辅导和培训，使被许可证人完全掌握、事实上可实施相关技术，此时其出资义务才算履行完毕，确保受资公司的利益得以实现。

三、 专利技术采用权出资的法律条文信用风险预防措施

1.  咨询各地工商局

虽然从私法上来看，专利技术采用权具备可出资性，但是由于缺乏明确的法律条文依据和具体的操作规则，因此各地工商局的态度各不相同。为确保项目的顺利展开，具体情况还需与各地工商局提前展开沟通。

2.专利技术尽职调查

专利技术尽职调查是指对某一专利技术的设立、权属、有效性以及相关许可证协议等展开调查，从而降低潜在交易信用风险。通过追查专利技术的原始来源，并对授权许可证协议的授权类型、采用时间和地域以及是否有转许可证等内容展开审查，能最大限度的避免专利技术权属、有效性和稳定性信用风险。

此外，全面的专利技术尽职调查还能包括用作出资的专利技术的特性、实用价值、发展前景、实施前提等等，从而断定专利技术的价值，避免支付过高对价。

3. 委托有评估结果资格的独立第三方评估结果总金额

以专利技术采用权出资最大的挑战之一就是如何定价，该问题也与股东出资不实责任紧密相关。因此，找到适当和权威的金融资产评估结果公司对其价值展开评估结果至关重要。投资多方应通过协议方式或共同委托有评估结果资格的独立第三方机构，评估结果该技术采用权的价值，确定该采用权的价格，严格遵守《专利金融资产评估结果辅导意见建议》等相关金融资产评估结果明确规定。同时，专利技术采用权出资者应当提供准确、完整的信息，不得有任何隐瞒，以免为公司日后纠纷留下隐患。

4.严谨的出资协议/许可证采用协议

严谨、全面的出资协议以及专利技术采用权许可证合同能最大限度的规避专利技术采用权的不估值合理给出资带来的信用风险，双方应当依照各自的需要，考虑在专利技术许可证协议或出资协议中明确如下问题：

（1）何种采用权。如前所述，双方能从各自的立场出发，通过磋商选择都能接受的许可证方式。但应注意到，如果选择排他许可证的方式，出斯维恰河有权继续采用该专利技术，可能涉及出资股东同业竞争的潜在信用风险；如果选择普通许可证的方式，后续授权可能则导致出资采用权的评估结果价值降低，削弱受资公司的竞争优势；相较而言，选择独占许可证方式，则能最大限度的避免上述问题。

（2）采用权的采用覆盖范围和采用期限。通常来讲，许可证人一般仅会将部分地域覆盖范围或应用领域的独占许可证采用权重新分配给被许可证人，并保留其在其他地区或应用领域的采用权。双方可在许可证协议中对此予以明确，避免因约定不明导致的侵权信用风险。

（3）对在此次出资之前，已经先行取得出斯维恰河许可证采用相应技术的第三人，如何调整以最大程度的排除同业竞争。

（4）专利技术无效时补足出资承诺。在出现专利权因专利权人未司法机关缴纳专利年费或声明放弃专利权而于期满前终止的，或专利权被北欧国家专利技术局专利复审委员会宣告无效的，双方能约定允许专利权人补足出资。

（5）限制出斯维恰河在许可证采用期间内受让专利技术。为避免专利技术采用权受让给出资带来损害，双方能在出资协议中约定，以专利技术出资的股东应当在法律条文允许的覆盖范围内持续持有并保证有效，以此限制该等股东的受让行为。

（6）出斯维恰河关于技术可靠性和可持续性采用的承诺。为落实专利技术采用权的“交付”问题，双方能约定，出斯维恰河在以技术采用权出资后，应提供相关技术资料和咨询、培训服务；承诺其有后续改进技术成果的反馈义务，并就反馈后续改进技术的具体步骤以及不能反馈后续改进技术时的补救做出明确约定。

（7）基于专利技术采用而衍生的新技术成果采用权及采用权的权利归属。

（8）关于采用权出资到位的问题。如前所述，仅交付专利技术的技术资料往往并不能使被许可证人真正掌握如何采用该等专利技术，如果没有权利人的辅导和培训，做为出资的专利技术采用权对受斯维恰河来讲即是形同虚设，无法带来任何经济利益。故，双方可在协议中将完成技术转移做为权利人出资到位的判断依据。例如，可将被许可证人利用权利人的专利技术生产出某一的产品视为权利人完成了技术转移。

（9）专利技术侵权的维权问题。专利技术侵权信用风险是公司股东必须考虑的问题，双方应明确约定，在出现第三方侵权时，应由专利技术采用权人、专利技术采用权人中的哪一方对第三人的侵权行为提起法律条文程序；在采用权人不做为的情况下，采用权人是否有权代为提起诉讼等。

5.  完善备案手续

对涉及专利许可证采用的，依照《专利实施许可证合同备案办法》的明确规定,当事人应当自专利实施许可证合同生效之日起3个月内办理备案手续,符合前提的由北欧国家专利技术局在专利登记簿上登记,并在专利公报上公告。对涉及注册商标采用许可证的，应在合同签定之日起三个月内报注册商标局备案。

专利技术做为一种无形金融资产，其核心价值不在于对采用权的占有，而在权利的“采用”，在于将其投入生产并创造经济价值。以专利技术许可证采用权出资，对股东而言，能在投资的同时保有自主专利技术以便后续开发；对采用者而言，能用较低的价格实现采用专利技术的经济目的。但是，在以专利技术采用权出资时，投资的多方都应充分认识到交易中的法律条文信用风险，并采取谨慎的预防措施，方能保证民营企业赖以生存发展的专利技术发挥其最大价值。

作者简介：

王磊

律师

青岛办公室

公司二部

杜楠

律师

青岛办公室

专利技术部

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