以知识产权出资的风险及防范

专利技术出资已经成为一类常见的出资形式，但由于其权利形式的局限性，导致在出资操作过程中、出资后出现诸多纠纷。本文通过解读赣州临川高等法院一件有关公司退出的案例，来剖析专利技术出资的信用风险及其严防手段。

此案概要

2015年6月29日，湖北湘格公司因增资凌桥，决定吸收马重英为及蔗茅宏碁公司股东，签订合同马重英为出资100万元、蔗茅华出资100多万元、朱逸飞出资150多万元。后马重英为、蔗茅华、朱逸飞分别向公司交付出资95多万元、70多万元、145多万元。后因湖北湘格公司未能办理股东变更注册登记，公司股东商议在赣州成立赣州湘格公司，签订合同将马重英为、蔗茅华、朱逸飞已支付至湖北湘格公司的出资款转让给赣州湘格公司做为三人的本息，湖北湘格公司原股东梁世永、郑海波、覃佳、朱逸飞以湖北湘格公司赠与的专利权、注册商标及部份旧设备总金额600多万元出资。其中做为股东非汇率出资的“湘格”注册商标的注册商标及“一类糖稀碳异丙醇的制取形式”的专利权，注册登记的注册人及专利权总和为湖北湘格公司。

2016年初，赣州湘格公司股东间失和，工厂停建。经各方协调未果，马重英为向高等法院起诉请求裁决退出赣州湘格公司。

在审理操作过程中，高等法院多次组织股东进行调处，但股东间彼此之间信任，难以达成一致同意。随后，高等法院要求股东就部份股东转让股权退出公司进行谈判。虽然部份股东同意股权转让，但难以就股权转让产品价格或股权转让产品价格的计算形式形成一致同意。

高等法院观点

股东梁世永、郑海波、朱逸飞、覃佳认缴后，与其它股东协议只以汇率个人财产总金额出资，但依照该案查清的事实，三人总金额出资的注册商标、专利权及机械设备的使用权桐阴湖北湘格公司，三人虽系湖北湘格公司的股东，但未经法源不能处置公司的企业法人个人财产。四股东以有权行政处分的个人财产出资，其出资无效。因股东的非汇率出资不能到位，致使赣州湘格公司利用“一类糖稀碳异丙醇的制取方法”的专利技术及“湘格”注册商标研发、制造、销售碳异丙醇产品的设立目的难以实现，制造经营发生重重困难。另结合其它因素，二审高等法院裁决：退出赣州湘格公司。

赣州湘格公司置之不理，向二审高等法院提起裁定。二审高等法院认定，赣州湘格公司章程规定，各股东均以汇率出资，但依照原告的申辩，各股东签订合同梁世永等人以湖北湘格公司的注册商标权、专利权和机械设备等个人财产总金额出资。湖北湘格公司做为企业法人，对自己的个人财产享有使用权，包括股东在内的他总和有权行政处分公司个人财产，股东将自己的个人财产做为出资投入公司后，也不得抽逃出资截留。湖北湘格公司与否世戈教梁世永等人的有权行政处分犯罪行为，仅需该公司作出明晰意思表示，并无必要做为原告参加诉讼。梁世永、郑海波、朱逸飞、覃佳做为有权行政处分犯罪犯罪者，对湖北湘格公司与否世戈教其行政处分犯罪行为应负民事诉讼，至今，其未抗辩证明湖北湘格公司对梁世永等人以该公司个人财产总金额向赣州湘格公司出资的犯罪行为予以世戈教，且湖北湘格公司股东郑海波对此明晰表示反对，因此，原告关于梁世永、郑海波、朱逸飞、覃佳以湖北湘格公司个人财产向赣州湘格公司出资的签订合同既未生效，也难以实际履行。

该案原告虽然签订了湖北湘格公司合作协议书，但并未按该协议向湖北湘格公司出资，而是另行出资成立赣州湘格公司，两公司是相互独立的企业法人，不存在法律上的延续关系。赣州湘格公司章程规定公司的经营范围为“碳异丙醇的研发、制造及销售，空分设备的销售及技术服务”，除了马重英为、朱逸飞、蔗茅华的汇率出资，原告签订合同的做为梁世永、郑海波、朱逸飞、覃佳非汇率出资的湖北湘格公司的专利技术也是公司制造经营的重要基础，而该部份出资因未取得湖北湘格公司的世戈教，至今难以实现。因此，赣州湘格公司不但丧失了人合基础，公司权力运行重重困难，同时业务经营也难以开展，难以通过制造经营维持和增加股东利益，继续存续将使股东利益受到重大损失。另结合该案其它事实，二审高等法院裁决驳回裁定，维持原判。

律师评析

一、专利技术出资的条件及出资步骤

1、确定权利归属

《公司法》第二十七条第一款规定，股东可以用汇率出资，也可以用实物、专利技术、土地使用权等可以用汇率估价并可以依法转让的非汇率个人财产总金额出资。专利技术可以做为股东出资的产权，需要满足的条件有两个：可以用汇率估价，以及可以依法转让。权利转让的前提就是明晰权利的归属，即出资人拥有完全、合法、有效的相关专利技术权利，产权关系明晰。如产权关系不清楚，则难以完成权属的注册登记转移，出资程序就难以完成或存在瑕疵。

2、对专利技术进行评估总金额

《公司法》第二十七条第二款对专利技术出资的评估作了规定，即对做为出资的非汇率个人财产应当评估总金额，核实个人财产，不得高估或者低估总金额。法律、行政法规对评估总金额有规定的，从其规定。案例中投资人以“湘格”注册商标的注册商标及“一类糖稀碳异丙醇的制取形式”专利权这两种非汇率个人财产出资，应当经过产品价格评估才能够做为个人财产出资到目标公司。

3、办理个人财产权的转移手续

《公司法》第二十八条规定，股东只以汇率个人财产出资的，应当依法办理其个人财产权的转移手续。对于注册商标和专利权这类专利技术来说，应当通过国家专利技术局进行权属的转移注册登记，该案中，即应当将注册商标和专利权的权利人变更为赣州湘格公司。如果是非专利的专有技术，难以通过注册登记转移个人财产使用权，也应该通过交付技术资料以示交付，并由全体股东监督落实，保证该技术由目标公司掌握并独自享有。

二、以有权行政处分的专利技术出资的情形

该案中梁世永、郑海波、覃佳、朱逸飞虽为湖北湘格公司的股东，也有权行政处分湘格公司的个人财产，从拟总金额投资的注册商标及专利权的权利外观上来看，梁世永等人的犯罪行为属于非常明显的有权行政处分。

除此以外，还有很多隐蔽的有权行政处分类型，最典型的就是职务犯罪行为形成的技术成果。如职务发明中，虽然专利权的公示信息显示权利人为某自然人或企业法人，但实际上该专利为实际权利人员工的职务发明，其权利属于该实际权利人。如果实际权利人依据职务发明提起专利权权属纠纷诉讼，则该专利的专利权人很可能会变更，那么公示信息显示的自然人或企业法人以该专利出资的犯罪行为就属于有权行政处分。类似情况还可能发生在履行技术开发合同操作过程中产生的技术成果中。

非专利专有技术则更为复杂。由于非专利专有技术本身没有一个明晰的权利外观，很难确定实际权利人，因此如果另一方出示了相关的研发记录和最终的技术成果，则一般认为持有人即为该专有技术的权利人。但实质上，该专有技术可能是职务犯罪行为所产生的，也可能存在共有人或其它权利人。当这些情况发生时，该专有技术的持有人对外出资的犯罪行为也可能构成有权行政处分。

三、以有权行政处分的专利技术出资的法律信用风险

首先，对于目标公司来说，由于股东有权行政处分出资而难以继续使用相应的专利技术。若该专利技术是公司运营所依赖的核心专利技术，则可能使得公司设立的目的难以实现，进而导致公司退出。如本案中赣州湘格公司失去注册商标和专利后，公司研发制造碳异丙醇产品的目的难以实现，公司经营出现重重困难，有权行政处分出资是导致公司退出的重要原因之一。即便涉及的专利技术不是核心技术，公司也将会面临减资或者股东变更等一系列情况，引起股权动荡。

其次，对于股东来说，有权行政处分的专利技术被收回，属于股东未出资或者未全面履行出资义务，即出资瑕疵的问题。依照《公司法司法解释三》第十三条第一款的规定，公司或者其它股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民高等法院应予支持，即股东需要向公司承担补足出资的责任，且这一请求不受诉讼时效的限制。同时，依照《公司法》第二十八条第二款规定，出资瑕疵的股东，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，即规范出资的股东可以依据发起人协议、公司章程出资条款等规定，追究出资瑕疵股东的违约责任。另依照《公司法司法解释三》第十三条第二款，公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部份承担补充赔偿责任的，人民高等法院应予支持，故对于出资瑕疵的股东来说，还可能对公司不能清偿的债务承担补充责任。

四、以有权行政处分的专利技术出资的补正

基于有权行政处分进行物权转移的权利瑕疵，可以通过真正权利人的事后世戈教来补正。该案中四股东有权行政处分出资的犯罪行为，可以通过湖北湘格公司世戈教的形式来解决问题。

当然，如果原权利人进行了世戈教，出资效力瑕疵的问题得以解决，但世戈教是单形式律犯罪行为，世戈教权在性质上为形成权，行使世戈教权可以补正权利转移的瑕疵，但却不能改变原告的法律地位。在该案中，如果湖北湘格公司对四股东的出资犯罪行为进行了世戈教，使得出资犯罪行为有效，但由于湖北湘格公司是最终权利人，因此实际出资人就变成了湖北湘格公司。这就涉及到一个股东身份变更的问题，基于有限公司的人合性，湖北湘格公司想要成为赣州湘格公司的股东，仍然需要按照《公司法》第七十一条的规定经过其它股东过半数同意，或按照公司章程的规定进行股权的转移。

如果有权行政处分的四股东想要保持在赣州湘格公司股权，则需要获得湖北湘格公司的注册商标及专利权，这种情况实际上不再涉及有权行政处分及其世戈教的问题，因四股东实际获得了注册商标和专利权，已经弥补了行政处分瑕疵，变为有权行政处分。

五、专利技术出资法律信用风险的严防

针对专利技术出资条件及步骤，我们建议在签署投资协议之始就要严防其后可能会存在的法律信用风险。首先，投资人应当对拟总金额出资的专利技术的权属进行调查，至少从权利外观上判断该出资犯罪行为不存在明显瑕疵。其次，各方应在投资协议中就该出资犯罪行为可能存在的隐性瑕疵进行记载并签订合同瑕疵出资的补救措施及违约责任。第三，出资前要由依法设立的资产评估机构对专利技术进行价值评估，以评估结果做为确定投资额的依据。第四，对于注册商标、专利这类权利外观明晰的专利技术，应当通过国家专利技术局进行权属的转移注册登记，将权利人变更为出资的目标公司;对于权利外观不明晰的专利技术，也需要通过交付相应的技术资料来保证该技术由目标公司掌握。最后，要充分考虑以专利技术入股股东离开公司的可能性及其对公司经营的影响，事前签订合同其退出条件及形式。

总之要以预防为主，做好事前信用风险严防，明晰各方权责，以期降低信用风险。