股东出资系列(二)_以无形资产出资的法律要点分析及其在IPO审核中的关注点

这是本的第10篇原创

关于用作出资的无形资产的要求同样适用“可评估作价+可依法转让”原则，以上原则已在上篇《股东出资系列一：以实物资产出资》中进行介绍，并适用于所有非货币形式的出资，在此笔者不再赘述，仅介绍无形资产出资需要关注的特殊法律问题及税务处理。

1  无形资产的范围

通常意义上的可用于出资的知识产权包括商标权、专利权、技术秘密、著作权、特许使用权、土地使用权等，而实务中因无形资产出资引发的纠纷也是层出不穷，笔者结合实践中的情况试着形成一份无形资产出资“负面清单”，即不能用出资的无形资产特殊情形。

1、职务发明创造或职务作品

《中华人民共和国专利法》第六条规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

自然人股东以专利或非专利技术出资，应当证明该专利或非专利技术不属于职务发明创造，且具备独立完整性、不存在瑕疵或潜在纠纷。而自然人出资时与其单位关于专利权归属的纠纷往往是潜在纠纷，即取决于单位是否就该专利属于职务发明创造提起诉讼，因此建议被投公司或其他股东，应在该自然人股东出资前尽相应的审查义务，并最好就“该专利不属于职务发明且无纠纷或潜在纠纷”取得该自然人所属单位的明确书面认定意见，以免出资完成后产生纠纷而造成出资不实或侵权责任。如用作出资的专利或非专利技术存在被认定为职务发明创造的风险，建议出资股东变更出资方式，用货币出资或其他无争议的非货币出资进行置换。

同理，其他知识产权类型如著作权属于职务作品的，也不能用作出资。

2、存在驳回风险的专利申请权

根据《专利法》的相关规定，专利申请权即处于申请状态中的专利也是可以转让的，实务中专利申请权也可以评估，因此，根据《公司法》的相关规定，用专利申请权出资并没有理论障碍，且实务中也有成功案例。

但实践中仍有以下风险提示读者注意：鉴于申请状态中的专利有可能无法通过国家知识产权局的审查而被驳回或者因其他原因撤回申请，其用作出资时的专利申请权下的技术存在因权属不能得到充分保障，及相关技术已公开而产生贬值并导致相对其评估值虚高的风险。另外，评估机构在采用收益法进行评估时不同参数的确定也会导致不同的评估结果，专利申请未获得授权的风险因素考量也会增加此类评估的难度，如此，评估作价的差异也会引发股东与公司或与其他股东、债权人的争议以及出资不实的法律风险。除以上两点之外，实践中还需要考虑对于该等出资当地工商登记部门是否可以接受并予以办理登记的问题。

经笔者检索近期的上市成功案例，有极个别案例历史沿革中存在以专利申请权出资的情形，如孚能科技（），交易所在审核中也对此项问题给予了高度关注，而后续发行人也采取由具备证券从业资格的专业评估机构考虑部分专利申请被驳回的情况进行追溯评估，并就出资时的评估值与复核评估值的差异以货币形式进行补足的方式消除可能导致的出资不实责任。

因此，结合以上分析意见及实务中的案例，笔者认为鉴于以申请状态中的专利出资可能出现的出资不实风险，建议股东和公司在签订出资协议时明确约定如专利申请被驳回时出资人需以其他方式补足出资，并严格履行评估程序，后续就专利申请的结果持续跟进，在出现专利申请被驳回等导致出资时的评估值虚高的情形时，及时由出资人补足或以其他方式替换其出资，夯实资本充足及真实性。

3、非独占实施许可的专利、商标、技术秘密使用权

《专利法》第十二条规定：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条规定：专利实施许可包括以下方式：（一）独占实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，让与人依约定不得实施该专利；（二）排他实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，但让与人依约定可以自行实施该专利；（三）普通实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施专利的，认定该再许可为普通实施许可，但当事人另有约定的除外。技术秘密的许可使用方式，参照本条第一、二款的规定确定。

首先，需要明确以不论何种许可方式的专利使用权出资在法律意义上是被允许及法院判例所认可的，其本质上是用专利实施许可所产生的经济利益即专利使用费换取股权的行为，因此不同的专利许可方式下收取的不同许可使用费用也意味着其可用于换取的股权价值不同。除此以外，不同的许可方式下受让人占有使用的程度不同也会导致其因使用该专利而产生的经济效益和市场竞争程度不同，排他实施许可和普通实施许可极有可能导致股东与公司之间的同业竞争或担任董事、高管的出资股东违背竞业禁止义务；而普通实施许可方式还会因许可多人使用而导致被投公司的市场竞争地位降低及被许可人之间的纠纷，且因不能产生预期的经济利益，该专利使用权出资面临评估值过高及出资不实的风险。

在IPO实践中，专利使用权出资的情形也是审核的重点之一，以排他实施许可及普通实施许可方式的专利使用权出资也往往不被监管部门所认可，甚至有的案例中独占许可实施方式也会因“发行人核心技术是否可能构成对专利权人的重大依赖”而质疑，后续不得不付出一定的代价取得该专利的所有权以完全消除该障碍。

结合以上分析，笔者建议公司与出资股东就专利使用权出资签订独占实施许可合同并取得国家知识产权局出具的备案证明，同时在出资协议中对出资人即专利权人限定如下：1）许可期限至相关专利有效期届满且公司享有优先受让权；2）按时缴纳专利年费保持专利权的有效性；3）要求出资人在专利使用权出资价值出现贬值的情形时用新的专利权或专利使用权作价或货币替换出资用于公司资本维持。

而以专利使用权出资在实践中仍然存在不被当地工商登记部门所接受的情况，建议在出资前就该等出资详细咨询当地工商登记部门的意见和要求。对于该等出资不被当地工商登记部门接受的应对策略，也可以回归交易的本质，由公司与出资方签订《专利实施独占许可合同》并支付公允的许可使用费，出资方再以收到的许可使用费以货币形式向公司出资，不过此种方式也会因此产生一笔关联交易，在IPO中显然是不合适的，也有虚假出资之嫌。

以商标、技术秘密使用权出资的情形类似于专利使用权出资，可参考上述分析意见，笔者不再赘述。

4、划拨土地使用权或设定权利负担的土地使用权

《公司法解释（三）》第八条规定：出资人以划拨土地使用权出资，或者以设定权利负担的土地使用权出资，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理土地变更手续或者解除权利负担; 逾期未办理或者未解除的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务。

根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的相关规定，划拨土地使用权是指土地使用者通过各种方式依法无偿取得的土地使用权；可以划拨方式取得的土地使用权类型仅限国家机关用地和军事用地、城市基础设施用地和公益事业用地、国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地及法律、行政法规规定的其他用地。而划拨土地使用权除符合下列条件并经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准以外，不得转让、出租、抵押：

1）土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人；

2）领有国有土地使用证；

3）具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明；

4）签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金。

因此，不论是从划拨土地使用权的取得方式以及用途，还是从其转让应当遵循的限制性条件，以划拨土地使用权出资显然是行不通的，出资人如想实现最终以该土地使用权出资，需经有权土地及房产管理部门批准、补交土地使用权出让金并办理土地变更手续后方可实现转让至被投公司，完成出资义务。

而出资人以设定权利负担的土地使用权出资，因该土地使用权存在的瑕疵有可能导致公司无法取得或后续丧失该土地使用权，显然违背了出资资产的“可转让性“原则及公司资本确定、充实原则，因此，对于该等出资应要求出资人限期解除土地使用权上的权利负担，补正该权利瑕疵以全面履行其出资义务。

鉴于上述出资的法律风险分析，笔者建议对于出资人拟以土地使用权进行出资时，公司或其他股东应审慎核查该土地使用权的权利人、权利性质、用途、面积、使用期限、共有情况、设定担保等信息及政府部门批复文件、土地使用权出让合同、出让金缴纳票据及凭证、税费缴纳票据及凭证等文件，以确保该等出资不存在瑕疵及转让、使用障碍。

5、与公司主营业务无关联且不能产生经济效益的无形资产

与公司主营业务无关联且公司不能因使用它产生经济效益的无形资产，可能会长期闲置在公司并因时间流逝而不断贬值，笔者认为公司资本是公司启动及扩大业务的来源及根本，如果一项资产自伊始就判定其出资后不能给公司带来经济效益或促进公司的业务发展，以该资产出资显然对以其他方式出资并充实资本的股东不公平，极可能产生股东间的纠纷，且容易导致出资不实的风险。

在IPO审核中，对于此等出资也会引起审核机构对“是否涉及出资不实”问题的关注。如上海凯鑫（）案例中，股东用作出资的非专利技术在出资后因一定的原因逐渐丧失先进性，发行人针对该项技术的市场推广效果不佳，原股东与后续进入的外部PE机构股东之间就该项技术的价值也产生了分歧，最终，发行人出于谨慎性考虑对该部分出资进行了减资。又如在奥精医疗（）案例中，因用于出资的两项非专利技术投入发行人后未能如期发挥预期的经济效益，为进一步保护发行人公司的利益，相关股东采取将该非专利技术出资变更为货币出资并置换出资的方式进行规范。

因此，笔者建议公司或其他股东对于无形资产的审核不仅仅应关注其估值，也要关注其“有用性”和与公司业务的“关联性”。

而有读者可能会问，以无形资产出资很可能出现后续贬值的情况，难道一旦出现贬值，就会导致出资不实需要以其他出资方式进行置换吗，答案是不会。因市场原因比如技术进步、技术更迭，或其他客观原因如用作出资的知识产权自然到期失效而导致出资资产贬值的，并不会引起出资不实的责任。这一点也在《公司法解释（三）》第十五条中亦进行了明确：出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外。

二  出资需履行的流程

1、评估作价

以无形资产出资是否必须要经过专业评估机构的评估，法律并没有强制性规定，但鉴于除土地使用权外的无形资产本身并没有市场公允价值可参照，各方以协商的方式达成合意作价可能会出现高估或低估的情形，显然没有第三方评估机构专业、客观和公允。因此建议以无形资产出资时应委托外部专业评估机构进行评估并出具评估报告，且考虑到公司未来如有上市计划，最好由具备证券从业资格的评估机构进行评估，免去复核评估的步骤。

2、转移产权并交付

以专利权、商标权出资需向国家知识产权局、国家知识产权商标局、国家版权局办理转让登记手续并取得变更证明文件；以专利使用权、商标使用权、软件著作权、软件著作权专有许可使用权出资的，需要向国家知识产权局、国家版权局办理备案手续并取得备案文件。同时，以上出资除办理相关法律登记、备案手续外，还需完成实际向公司的事实交付，即交付保证公司能够有效、完全使用相关知识产权的所有资料。对于不需要办理登记、备案手续的技术秘密出资，股东应将全部技术文件交付给公司并指导公司使用。

3、进行验资

虽然验资程序已非对公司出资的必须程序且工商登记机关也不再强制要求，但鉴于无形资产出资本身不像实物资产拥有能够证明其市场价值的凭证，建议以无形资产出资的，最好由具备审计资质的会计师事务所进行验资并出具验资报告。

三  税务处理

笔者根据出资股东分别为自然人和公司的情形，对无形资产出资所涉及的税务处理区分如下：

出资方式

自然人股东

公司股东

被投公司

依据

土地使用权（地上无房产，且不考虑房地产企业）

增值税

增值税

——

《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）

个人所得税

——

——

《财政部、国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》（财税[2015]41号）

——

企业所得税

——

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》

——

——

契税

《中华人民共和国契税法》（注1）

印花税

印花税

印花税

《中华人民共和国印花税暂行条例》

其他无形资产

增值税

增值税

——

《中华人民共和国增值税暂行条例》（注2）

个人所得税

——

《财政部、国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》可递延至股权转让时纳税

——

企业所得税

——

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（注3）

印花税

印花税

印花税

《中华人民共和国印花税暂行条例》

注：以下为税收优惠政策

1、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号：个人转让著作权免征；持技术转让书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查可申请免征增值税。

2、《财政部税务总局关于继续支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》（财税[2018]17号）：同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。

3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条：企业所得税法第二十七条第（四）项所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

《国家税务总局关于许可使用权技术转让所得企业所得税有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第82号）：一、自2015年10月1日起，全国范围内的居民企业转让5年（含，下同）以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，纳入享受企业所得税优惠的技术转让所得范围。居民企业的年度技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

所称技术包括专利（含国防专利）、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种，以及财政部和国家税务总局确定的其他技术。其中，专利是指法律授予独占权的发明、实用新型以及非简单改变产品图案和形状的外观设计。

二、企业转让符合条件的5年以上非独占许可使用权的技术，限于其拥有所有权的技术。技术所有权的权属由国务院行政主管部门确定。

《财政部、国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101号）：三、对技术成果投资入股实施选择性税收优惠政策（一）企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。

选择技术成果投资入股递延纳税政策的，经向主管税务机关备案，投资入股当期可暂不纳税，允许递延至转让股权时，按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。

（二）企业或个人选择适用上述任一项政策，均允许被投资企业按技术成果投资入股时的评估值入账并在企业所得税前摊销扣除。

（三）技术成果是指专利技术（含国防专利）、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种，以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。

（四）技术成果投资入股，是指纳税人将技术成果所有权让渡给被投资企业、取得该企业股票（权）的行为。

END

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